在專利侵權(quán)判定中， 廣州專利注冊代辦公司發(fā)現(xiàn)有兩個與可預(yù)見性相關(guān)的問題。第一個問題涉及申請專利時可預(yù)見的等同技術(shù)是否適用等同原則的問題，也即本文將要討論的等同原則的可預(yù)見性限制。第二個問題涉及在對權(quán)利要求進(jìn)行了限縮性修改后適用禁止反悔時的不可預(yù)見例外。該不可預(yù)見例外是美國2002年的Festo案確定的適用禁止反悔的三種例外情形之一。

    所謂等同原則的可預(yù)見性限制指的是等同原則不能囊括專利權(quán)人在申請專利時已經(jīng)可以預(yù)見到并且應(yīng)當(dāng)涵蓋在權(quán)利要求保護(hù)范圍之中的技術(shù)方案。

     廣州專利注冊代辦公司認(rèn)為，理論上，可預(yù)見性限制并不絕對排除對專利授權(quán)日（也有人主張是申請日）前存在的等同技術(shù)適用等同原則。但是，也有專家建議對等同原則采取嚴(yán)格的可預(yù)見性限制規(guī)則，例如，根據(jù)上海市高級人民法院民事審判第三庭在《等同侵權(quán)的司法認(rèn)定》中的意見，只有由于技術(shù)的發(fā)展而出現(xiàn)的等同特征的替換可以主張等同侵權(quán)。

    可預(yù)見性限制有助于強(qiáng)化權(quán)利要求的公示和劃界作用，但是也意味著專利權(quán)人承擔(dān)更大的預(yù)見責(zé)任。

    國外不適用

    在美國聯(lián)邦巡回上訴法院于2014年2月作出的Ring & Pinion案（Ring & Pinion Serv. Inc. v. ARB Corp. Ltd., 743 F.3d 831 （Fed. Cir. 2014））中，法院認(rèn)定，“在等同原則的適用上，過去沒有，現(xiàn)在也沒有，可預(yù)見性限制?！?br/>
    Ring & Pinion案涉及一種鎖止式差速器的發(fā)明專利。該差速器允許汽車在打滑的時候輪胎以不同的速度轉(zhuǎn)動，從而防止失去牽引力。專利權(quán)人ARB的前分銷商-- Ring & Pinion, 在聯(lián)邦地方法院提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴，請求確認(rèn)其產(chǎn)品Ziplocker沒有侵犯所述專利的專利權(quán)。后來，雙方當(dāng)事人在訴中達(dá)成協(xié)議，認(rèn)為，“如果法院認(rèn)定在申請時對等同對象的可預(yù)見性禁止等同原則的適用，則被訴的差速器將不構(gòu)成等同原則下的侵權(quán)”，相反，“如果法院認(rèn)定在申請時的可預(yù)見性不禁止等同原則的適用，則被訴的差速器將構(gòu)成等同原則下的侵權(quán)”。Ring & Pinion也承認(rèn)其差速器是專利產(chǎn)品的等同產(chǎn)品。

    聯(lián)邦地方法院駁回了Ring & Pinion關(guān)于可預(yù)見性限制的主張，但是認(rèn)定其產(chǎn)品在等同原則下不構(gòu)成侵權(quán)。所以ARB提起了上訴。

    聯(lián)邦巡回上訴法院推翻了一審判決，指出“在等同原則的適用上，過去沒有，現(xiàn)在也沒有，可預(yù)見性限制”，并認(rèn)為，依據(jù)雙方當(dāng)事人的協(xié)議，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定等同侵權(quán)成立。

    聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，“長期以來已經(jīng)認(rèn)識到，在等同原則下認(rèn)定是否構(gòu)成侵權(quán)時，已知的可互換性（Known interchangeability）支持認(rèn)定等同侵權(quán)”，“排除在授權(quán)時可預(yù)見的等同對象將直接與法院長期以來確認(rèn)的“已知的可互換性”支持等同原則下的侵權(quán)的認(rèn)定相矛盾”，所以，“專利授權(quán)時對等同對象的可預(yù)見性不是適用等同原則判定侵權(quán)的障礙”。

    這個判決明確了美國等同原則的適用不包括可預(yù)見性限制。法院還強(qiáng)調(diào)，對于功能性特征，等同原則的適用也沒有可預(yù)見性限制。所以，在撰寫專利申請文件的時候，撰寫的權(quán)利要求不是必須覆蓋所有可以預(yù)見的變化形式。

    國內(nèi)未明確

    在我國，對于申請專利時可預(yù)見的等同技術(shù)是否適用等同原則不是很明確。《最高人民法院關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定》（會議討論稿）第十一條第三款建議，“權(quán)利要求記載的技術(shù)特征的變換特征對所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員而言在專利申請日是顯而易見的，而申請人未將該變換特征寫入權(quán)利要求，權(quán)利人在侵權(quán)訴訟中主張對該變換特征適用等同原則認(rèn)定為等同特征的，人民法院不予支持”。但是，上述建議在2013年修訂的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》和2010年起施行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》關(guān)于等同侵權(quán)的規(guī)定中都沒有出現(xiàn)。

    盡管部分法官支持上述討論稿中提出的可預(yù)見性限制，但是按照最高人民法院在申請再審人中譽(yù)電子（上海）有限公司與被申請人上海九鷹電子科技有限公司侵犯實用新型專利權(quán)糾紛案中“放棄的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)”部分關(guān)于“銀膜”能否適用等同原則的闡述，似乎最高人民法院并不認(rèn)為在等同原則的適用上存在可預(yù)見性限制。

    事實上，申請人畢竟不是假想的本領(lǐng)域普通技術(shù)人員，甚至因為語言表達(dá)的局限性，期望申請人在申請專利時將所有可預(yù)見的技術(shù)內(nèi)容都囊括進(jìn)權(quán)利要求的字面范圍之內(nèi)只是一種理想化的狀態(tài)。關(guān)于是否為等同原則施加可預(yù)見性限制，我國還需要一段時間的司法實踐才能形成相對成熟的認(rèn)識。

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